Захист торгової марки: яку країну вибрати для реєстрації

Протягом січня – липня 2019 року українськими митницями зафіксовано 4500 випадків призупинень митного оформлення товарів за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності.

У той же час незважаючи на подорожчання реєстрації торгової марки з червня 2019 року, юристи радять не уникати її реєстрації. При цьому реєстрацію можна здійснювати як в Україні так і за кордоном.

Про вимоги в нас та в інших державах, а також про те, де краще здійснювати цю процедуру, Mind розповіла юрист Міжнародної юридичної служби Interlegal Марта Свердліковська.

Торгова марка, або знак для товарів і послуг (за українським законодавством), сприяє впізнаваності та є «обличчям» продукції. Виробникам відомо, як часом важко придумати яскраву і оригінальну назву, яка б запам'яталася і створила приємні асоціації у покупців. Тому питання правильного використання та реєстрації торгової марки важко переоцінити.

За українським законодавством охорона і права на торгову марку виникають у власника з моменту державної реєстрації в Українському інституті інтелектуальної власності (далі – «Укрпатент»).

Варто відзначити, що сама по собі реєстрація не є обов'язковою, однак вона дає власнику виключні права на використання і, отже, можливість забороняти її використання третіми особами. Іншими словами, ви можете придумати відмітний знак для своєї продукції або послуг, наносити його на етикетку або маркування, не маючи реєстраційного свідоцтва, виданого «Укрпатентом». Але тільки до того моменту, коли цей знак буде зареєстрований іншою особою і ваше використання почне порушувати його права.

Виняток становить загальновідома торгова марка, однак на практиці для визнання марки такою існує низка суворих критеріїв, яким не просто відповідати (наприклад, продукцію з таким знаком повинні впізнавати як мінімум 50% респондентів (споживачів).

Реєстрація торгової марки в Україні

Процес реєстрації торгової марки в Україні складається з декількох етапів, але через відсутність встановлених державою термінів може бути досить тривалим.

Крок 1. Перевірка на тотожність і схожість. Перед поданням заяви на реєстрацію рекомендується запросити в «Укрпатенті» попередню експертизу знака на тотожність/схожість із вже зареєстрованими.

Крок 2. Підготовка документів і оплата мита. Заявку та всі необхідні документи може підготувати як сам власник, так і патентний повірений – кваліфікований фахівець з питань інтелектуальності власності. Для прискорення процесу розгляду документів можна відразу сплатити послугу прискореної реєстрації.

Крок 3. Експертиза: формальна і кваліфікаційна.

• Під час формальної експертизи перевіряється, чи правильно складена і заповнена заявка і додані до неї документи, а також повноваження представника.
• На етапі кваліфікаційної експертизи перевіряється заявлений знак (зображення, текст, комбінація позначень і т. д.) – на наявність підстав для відмови в наданні правової охорони (не є схожим або тотожним з уже зареєстрованим знаком, не містить антидержавних, расистських гасел, нецензурних слів і виразів і т. д.).

Крок 4. Публікація та видача реєстраційного свідоцтва.

Якщо власник бізнесу планує масштабуватись, розширювати ринок збуту і користуватися торговою маркою не тільки в Україні, вітчизняної реєстрації буде недостатньо. Щоб не порушувати права третіх осіб, перед виходом на експорт потрібно зареєструвати торгову марку в країнах, в яких планується продаж.

Міжнародна реєстрація та інтернет-торгівля

Резонне питання виникає, як бути з торгівлею в інтернет-магазині, який може охоплювати покупців з усього світу. Наша практика реєстрації торгових марок дає однозначну відповідь – реєструвати торговельну марку в усіх країнах, з якими працює інтернет-магазин.

Існує три варіанти іноземної реєстрації торгової марки:

1. Окремо в кожній країні, що цікавить: заявка подається до відповідних національних установ (часто через місцевих патентних повірених);
2. В Європейському союзі: заявка подається до регіонального відомства інтелектуальної власності Європейського союзу, а отримана реєстрація поширюється в усіх країнах ЄС;
3. Міжнародна (за Мадридською системою) заявка: подається через національне відомство заявника («Укрпатент») або безпосередньо через міжнародне відомство (ВОІВ). До Мадридської угоди приєдналися вже понад 120 країн, усі їх можна заявити для реєстрації (однак варто враховувати, що від кількості обраних країн залежить розмір реєстраційного збору).

Найпоширенішою моделлю реєстрації за межами України сьогодні є реєстрація за Мадридською системою. Це, мабуть, найзручніший спосіб охопити відразу кілька країн з різних регіонів.

Відзначимо, що при будь-якій реєстрації важливим є правильне і своєчасне оформлення всіх документів, що може вплинути на терміни реєстрації, а в окремих випадках і на право пріоритету перед іншими заявками.

На питання, чи варто реєструвати торговельну марку, ми даємо однозначну пораду: зареєструвати завжди простіше і дешевше, ніж захищатися в судовій інстанції від звинувачення в порушенні будь-яких прав.