Проєкт нового закону про торговельні марки: до чого готуватися бізнесу?
Та які кроки підприємцям варто зробити ще до можливого ухвалення документу
У середині липня Мінекономіки оприлюднило для громадського обговорення проєкт Закону України «Про торговельні марки». Документ має комплексно оновити правила реєстрації, використання та захисту торговельних марок (ТМ), а також наблизити українське законодавство до норм Європейського Союзу. Запропоновані зміни стосуються всього життєвого циклу ТМ – від подання заявки до вирішення спорів і припинення правової охорони.
На етапі громадського обговорення бізнес, професійні об’єднання та фахівці могли подавати свої зауваження і пропозиції до законопроєкту. Тепер же, в очікуванні доопрацьованої редакції документу, пропонуємо розглянути, які його нововведення матимуть найбільше значення для українського бізнесу і до чого підприємці можуть підготуватися заздалегідь. Спеціально для Mind проєкт під таким кутом розібрав Олег Івченко, директор ГК «Парето» та патентно-юридичної компанії Wise Group, оцінювач, експерт у сфері інтелектуальної власності.
Що зміниться у процедурі реєстрації ТМ?
Проєкт закону, який має замінити чинний Закон «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», пропонує розмежувати експертизу заявки та розгляд заперечень власників раніше набутих прав.
Спочатку Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) проводитиме формальну експертизу, а потім перевірятиме позначення на наявність абсолютних підстав для відмови. Зокрема, оцінюватимуть розрізняльну здатність марки, її відповідність публічному порядку, можливість введення споживачів в оману та інші встановлені законом обмеження.
Якщо абсолютних підстав для відмови немає, УКРНОІВІ реєструватиме торговельну марку та публікуватиме відомості про неї.
Якщо під час інформаційного пошуку буде виявлено потенційно схожі раніше зареєстровані торговельні марки, їхнім власникам надсилатимуть інформаційне повідомлення про нову реєстрацію. Практичний механізм такого інформування ще потребуватиме уточнення після ухвалення закону та запуску відповідних процедур.
Особи, які вважають, що нова реєстрація порушує їхні раніше набуті права, матимуть три місяці з дати публікації відомостей для подання заперечення. Воно може ґрунтуватися, зокрема, на тотожності або схожості марок, ризику їх сплутування чи порушенні іншого раніше набутого права.
За результатами розгляду заперечення УКРНОІВІ зможе залишити реєстрацію чинною або скасувати її повністю чи щодо окремих товарів і послуг. Отже, навіть після реєстрації нова торговельна марка ще може бути оскаржена в межах установленого строку для подання заперечень.
Бізнесу доведеться стежити за новими реєстраціями
Проєкт закону передбачає автоматичне інформування власників раніше зареєстрованих в Україні торговельних марок про надходження потенційно схожих заявок. УКРНОІВІ надсилатиме повідомлення на електронну адресу власника, зазначену в Державному реєстрі торговельних марок.
Водночас у старіших реєстраціях електронна адреса власника часто не зазначалася, оскільки раніше така вимога не була обов’язковою. Через це частина власників може не отримати повідомлення від УКРНОІВІ та буде змушена самостійно контролювати ризики через моніторинг реєстру.
Крім того, таке повідомлення матиме лише інформаційний характер. Воно не підтверджуватиме наявність підстав для заперечення та не впливатиме на перебіг установлених строків.
Власник раніше набутих прав матиме три місяці з дати публікації відомостей про нову реєстрацію, щоб подати заперечення. Цей строк не можна буде продовжити.
Отже, своєчасне виявлення схожих торговельних марок безпосередньо впливатиме на можливість захистити раніше набуті права.
Чому потрібно збирати докази використання марки
Якщо торговельну марку не використовують в Україні безперервно протягом п’яти років, дію її реєстрації можна буде припинити повністю або щодо окремих товарів і послуг. Виняток передбачено для випадків, коли власник має поважні причини невикористання.
Підтверджувати фактичне використання доведеться і під час спорів. Зокрема, такі докази можуть вимагатись у справах про порушення прав, під час розгляду заперечень проти нової реєстрації ТМ або заяв про визнання її недійсною.
Якщо власник більш ранньої марки не надасть належних доказів її використання, він може втратити можливість ефективно посилатися на неї в конкретному спорі або запереченні.
Як зміниться вирішення спорів
Проєкт закону визначає перелік спорів щодо торговельних марок, які можна буде вирішувати в адміністративному порядку. Звернутися до УКРНОІВІ можна буде для:
- подання заперечення проти нової реєстрації;
- припинення дії реєстрації повністю або щодо окремих товарів і послуг;
- визнання реєстрації недійсною повністю або частково.
Такі справи розглядатимуть спеціальні колегії УКРНОІВІ. Сторони зможуть подавати пояснення та докази, а також отримати час для врегулювання спору за взаємною домовленістю.
Звернення до УКРНОІВІ стане альтернативою судовому розгляду, але не позбавить сторони права на судовий захист. Рішення установи можна буде оскаржити до Апеляційної палати або безпосередньо до суду.
Які нові можливості отримає бізнес
Проєкт закону прямо визначає типи позначень, які можуть бути зареєстровані як торговельні марки. Крім відомих зараз словесних, зображувальних, тривимірних, звукових, позиційних, орнаментних, рухових, голографічних та мультимедійних марок, а також кольорів або їх комбінацій без окреслення контурами, окремо визначено два спеціальні види марок:
- сертифікаційна марка відрізнятиме сертифіковані товари або послуги від несертифікованих за визначеними характеристиками, зокрема матеріалом, способом виробництва чи надання послуг, якістю або точністю;
- колективна марка вирізнятиме товари або послуги учасників певного об’єднання.
Проєкт також детальніше регулює використання торговельної марки як майнового активу. На права на торговельну марку може бути звернено стягнення, а у справі про неплатоспроможність їх можуть включити до ліквідаційної або іншої майнової маси боржника.
Як правова охорона ТМ у Євросоюзі поширюватиметься на Україну
Проєкт передбачає механізм поширення правової охорони торговельних марок ЄС на територію України після набуття Україною членства в Європейському Союзі. Поширення охоплюватиме також заявки на торговельні марки ЄС, подані до вступу України до Євросоюзу, і торговельні марки ЄС, зареєстровані до цього моменту.
Такі ТМ вважатимуться більш ранніми щодо українських заявок, поданих після вступу нашої країни до ЄС. Тому власники торговельних марок ЄС зможуть подавати заперечення проти реєстрації конфліктних марок в Україні.
Водночас раніше набуті в Україні права не втратять чинності автоматично. Власник вітчизняної марки, зареєстрованої або заявленої добросовісно до вступу країни до ЄС, зможе вимагати заборони використання конфліктної торговельної марки ЄС в Україні.
Які кроки бізнесу варто зробити до ухвалення закону
Поки проєкт закону проходить обговорення, компанії можуть підготуватися до можливих змін так:
- провести інвентаризацію зареєстрованих марок і поданих заявок;
- перевірити актуальність даних про власників і контактної інформації в Державному реєстрі торговельних марок, а також відповідність переліків товарів і послуг фактичному використанню марок;
- систематизувати докази використання марок: договори, рахунки, рекламні матеріали, зображення товарів і паковання;
- переглянути ліцензійні договори, договори про передання прав та інші документи щодо використання марок;
- організувати моніторинг нових заявок і реєстрацій, щоб не пропустити схожі позначення та строки подання заперечень.
Такий аудит допоможе виявити недоліки в оформленні та охороні прав на торговельні марки та своєчасно підготувати необхідні документи.
Автори матеріалів OpenMind, як правило, зовнішні експерти та дописувачі, що готують матеріал на замовлення редакції. Але їхня точка зору може не збігатися з точкою зору редакції Mind.
Водночас редакція несе відповідальність за достовірність та відповідність викладеної думки реальності, зокрема, здійснює факт-чекінг наведених тверджень та первинну перевірку автора.
Mind також ретельно вибирає теми та колонки, що можуть бути опубліковані в розділі OpenMind, та опрацьовує їх згідно зі стандартами редакції.
